Rischio confusione, riassegnato alla Pomellato il nome a dominio “dodojewels.it”

Con la decisione del 15 febbraio 2021, il Collegio Unipersonale nominato dal PSRD (Prestatore di Servizio Risoluzione Dispute) ha accolto il reclamo presentato da Pomellato S.p.a. e ha disposto in suo favore la riassegnazione del nome a dominio “dodojewels.it”.

Pomellato e il marchio “DoDo

Pomellato S.p.a. è una storica Maison della gioielleria italiana e dal 2013 appartiene al luxury group Kering insieme ai più rinomati marchi di moda, pelletteria, gioielli ed orologi. Un brand conosciuto a livello internazionale per le sue linee di gioielli e, in particolare, per la DoDo Jewels’s line. Tanto è vero che il marchio “DoDo” è stato registrato nel 1994 come marchio italiano e nel 2010 come marchio Ue.

Il Caso

La vicenda ha origini nel 2018, anno di registrazione del nome a dominio “dodojewels.it”. L’utilizzo di tale domain name reindirizzava al sito della Little Italy S.r.l., sul quale venivano offerti in vendita gioielli ed articoli di bigiotteria non a marchio DoDo ma identici ed affini a quelli della Pomellato. Pertanto, la Maison meneghina diffidava la proprietaria del sito ad interrompere l’illegittimo uso del marchio DoDo all’interno del predetto dominio e a trasferire il medesimo alla Pomellato.

Little Italy S.r.l. replicava di aver rimosso il reindirizzamento del dominio al proprio sito, ma di non poter procedere al trasferimento del nome non essendone titolare. Il che appariva implausibile alla Pomellato, dal momento che la Little Italy non avrebbe potuto eliminare il redirect senza accesso alla configurazione del domain name.

In realtà a registrare il dominio era stata la Superlux S.r.l., società romana il cui indirizzo corrispondeva a quello della Little Italy, comparendo persino nelle condizioni di vendita del sito . Pomellato, dunque, proponeva reclamo avverso la Superlux, attivando la procedura di riassegnazione del domain name.

Motivi della decisione

Il Collegio Unipersonale ha accolto il reclamo proposto dalla ricorrente Pomellato sulla scorta della dimostrata compresenza dei tre requisiti richiesti dall’art. 3.6, primo comma, del Regolamento Dispute nel ccTLD “it”:

  • il nome di dominio contestato riproduce il marchio anteriore “DoDo” con l’aggiunta del termine descrittivo anglofono jewels che si riferisce ai prodotti della ricorrente. Il domain name in questione, dunque, è tale da ingenerare confusione nel pubblico circa i prodotti e il marchio della Pomellato (art. 3.6, primo comma, lett. a),
  • l’assegnatario del dominio (la Superlux S.r.l.s. o resistente) non vanta alcun diritto o titolo in relazione al medesimo (art. 3.6, primo comma, lett. b);
  • sussiste la mala fede della resistente nella registrazione e nell’uso del nome a dominio (art. 3.6, primo comma, lett. c).

Con riguardo alla ricorrenza dell’ultimo requisito, il Collegio ha richiamato le linee guida WIPO che contemplano espressamente le circostanze da considerare per stabilire se la registrazione di un nome a dominio sia avvenuta in malafede. Tra queste ve ne sono tre che, unitamente alla chiara assenza di diritti o interessi legittimi della resistente sul domain name, hanno convinto il Collegio della malafede di Superlux:

  • la natura del nome al dominio prescelto (ad esempio un domain name che incorpori il marchio dell’impresa ricorrente e un termine aggiuntivo di natura descrittiva o geografica). Nel caso di specie, il dominio è composto dal marchio “DoDo” della Pomellato e dal termine descrittivo jewels che corrisponde al suo settore di attività;
  • il dominio di primo livello prescelto (in particolare se corrispondente al settore di attività del ricorrente o alla zona naturale di espansione). Essendo “it” il dominio di primo livello di cui si discute, non vi è dubbio che vi sia stato un chiaro riferimento alla sede e alla zona di naturale espansione della ricorrente;
  • infine, il contenuto del sito web cui il dominio reindirizzava che, si è già detto, è nel settore di attività della Pomellato.

Avv. Valentina D’Urso

Add Comment